Em recente decisão unânime, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) reconheceu a necessidade de anular registro de marca concedido a empresa de ramo de atividade afim com o da empresa requerente, autora da ação.
O “Condomínio Edifício Landmark Residence” entrou com uma ação contra a empresa Company S/A e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com a finalidade de anular o registro da marca “Landmark Nações Unidas”, concedido à empresa requerida.
O autor da ação sustenta que o registro que deseja anular viola a proteção de marcas pretendida pela legislação aplicável ao caso, nos termos do artigo V e XIX do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9279/96). Alega que a ré atua no mercado como construtora e utiliza a marca que busca anular para identificar determinado empreendimento de sua empresa, um edifício situado nas imediações da Avenida Nações Unidas, na cidade de São Paulo, o que confunde os consumidores, já que o ramo de atividade a que se dedica é a administração de imóveis (locação e vendas).
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que atua no processo como assistente da parte autora, sustenta a procedência do pedido, já que existe uma afinidade mercadológica entre os serviços protegidos pela marca Landmark Nações Unidas, em nome da empresa ré, e os assinalados pelas marcas The Landmark Residence, em nome da autora, configurando a possibilidade de associação indevida entre as marcas.
A empresa ré requer a improcedência do pedido, sustentando a aplicação do princípio da especialidade, na medida em que são distintas as classes nas quais foram concedidos os registros colidentes.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor. A decisão do colegiado, em segundo grau, em que pese exaustiva análise que faz em relação às chamadas marcas fracas, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, que podem coexistir harmonicamente, conclui não ser este o caso.
Diz a decisão: “A requerida sustenta que não viola a proteção marcária a concessão de registro para classes distintas de marcas semelhantes, por força do princípio da especialidade, aduzindo que enquanto a requerente se dedica à administração e gestão de flats, a ré atua no ramo da construção civil. No entanto, há nos autos elementos que demonstram a insuficiência de distinção entre os signos, o que impossibilita a coexistência harmônica entre eles. Isto porque ambas as marcas se relacionam ao segmento do mercado imobiliário e não há uma relevante distinção no que concerne às formas de apresentação dos signos, o que pode induzir erro, dúvida ou confusão do consumidor”.
Prevaleceu, dessa forma, a anterioridade do registro de marca concedido à parte autora.
A decisão está amparada por precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e do TRF2.
No tribunal, o processo recebeu o nº 0025055-49.2009.4.03.6100/SP.
