A disputa pelo uso comercial do nome “Odebrecht” por duas empresas foi decidida no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tanto a empresa baiana Odebrecht S/A, do ramo da engenharia e petroquímica, quanto a paranaense Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda., do ramo de alimentos, podem manter o sobrenome de seus fundadores no nome de suas marcas.

A decisão é da Quarta Turma do Tribunal. A questão foi suscitada pela Odebrecht S/A, que ingressou com recurso especial no STJ contra decisão de primeiro e segundo graus da Justiça Federal fluminense. Essas instâncias rechaçaram a pretensão da empresa baiana para que fosse reconhecido o seu direito à exclusividade do uso comercial do termo “Odebrecht”, a fim de proteger legalmente a sua marca. Com isso, pleiteava a nulidade dos registros de marcas concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) à empresa Odebrecht Café, do Paraná.

A Odebrecht S/A alegou que atua no Brasil desde 1945 em atividades nas áreas de arquitetura, engenharia, geofísica, química, petroquímica, prospecção e perfuração de petróleo. Foi registrada originalmente sob o nome de seu fundador, Norberto Odebrecht. Acrescentou que, a partir de 1979, obteve no INPI o registro da marca “Odebrecht” em diversas classes, palavra que identifica tradicionalmente seus produtos e serviços, possuindo direito ao uso exclusivo dela.

Já a empresa paranaense foi constituída em 1963 sob o nome Edmundo Odebrecht e Filhos. Dedica-se ao comércio e beneficiamento de café, milho, arroz, cereais, frutas, verduras e legumes e à exportação de café. Em 1992 e 1995, obteve o registro como marca da expressão “Odebrecht”, também oriundo de seu fundador.

A argumentação da Odebrecht S/A não foi aceita pelo juízo de primeiro grau, porque o termo “Odebrecht” advém dos nomes dos fundadores de ambas as empresas. Também determinou a incidência do princípio da especialidade, porque não é notória a marca da Odebrecht baiana, concluindo-se que o direito à exclusividade é protegido apenas às classes em que registrada. Salientou ainda que não se cogita confusão ao consumidor porque são distintos os produtos e serviços das empresas envolvidas na disputa.

A Odebrecht S/A apelou da decisão, mas a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro) confirmou o entendimento da instância anterior. Inconformada, a empresa ingressou com recurso especial no STJ, alegando violação de diversos artigos da Lei nº 5.772/71, antigo Código da Propriedade Industrial, entre outras referências legais.

Atendo-se exclusivamente ao direito invocado pela Odebrecht S/A à proteção de seu nome comercial, a Quarta Turma, inicialmente, acatou a argumentação da empresa, dando provimento ao recurso. Porém, em embargos de declaração, com efeitos modificativos, deu-se razão à empresa Odebrecht Café. Para o ministro, é possível serem conferidos efeitos modificativos a embargos de declaração, hipótese em que passam a apresentar natureza recursal. De regra, os embargos declaratórios são mera providência destinada à correção formal e à integração da decisão. No entanto, no caso em questão, provocaram alterações substanciais na decisão (caráter infringente).

Quanto à proteção legal da denominação de sociedades empresariais, o ministro relator destacou que predomina a orientação de que a referida proteção se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da junta comercial em que o registro está arquivado, no caso da Odebrecht S/A, o estado da Bahia e, no caso da Odebrecht Café, o estado do Paraná. A extensão para todo o país pode ser feita por registro complementar nas juntas comerciais de todos os estados-membros, o que não consta nos autos.

O ministro Scartezzini ainda ressaltou que “Odebrecht” é sobrenome dos fundadores de ambas as empresas e, por isso, patrimônio delas. Em cada um dos registros, o termo vem acompanhado de palavras que individualizam as denominações sociais e os ramos em que atuam, o que afasta qualquer possibilidade de confusão, sendo possível a coexistência.

Quanto à proteção de denominação social e nome civil diante do registro posterior de marca idêntica ou semelhante, o ministro esclareceu que ela está prevista entre as proibições legais relativas ao registro de marcas. Dessa forma, o exame de eventual conflito não pode se ater ao critério da anterioridade, devendo considerar, em atenção à interpretação sistemática, o princípio da especificidade. Segundo tal princípio, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens pelo critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe e do mesmo item.

O ministro ressaltou, ainda, que a possibilidade de confusão dos consumidores quanto aos produtos das litigantes foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias com base no exame das provas dos autos, que não podem ser revistas por este Tribunal.

Dessa forma, diversas as classes de registro e o âmbito das atividades desempenhadas pelas litigantes, ficou afastada a nulidade do registro da marca Odebrecht concedido pelo INPI à empresa Odebrecht Comércio e Indústria de Café, conforme acórdão da segunda instância.